跨境电商在中国的商标权风险与应对

阅读:100 2022-04-20 18:20:49
在经济发展日益全球化和网络化的时代背景下,跨境电子商务成为企业开拓海外市场的优选方式之一。

在经济发展日益全球化和网络化的时代背景下,跨境电子商务成为企业开拓海外市场的优选方式之一。而由于突发的新冠疫情,越来越多的用户更加青睐非接触式的线上交易,全球零售交易加速向线上化、数字化迁移。在此背景下,跨境电商在今年实现高速增长,也给知识产权的保护带来了全新的机遇与挑战。本文拟对跨境电商在中国的商标权风险与应对做简要阐述,希望通过过往的实务经验,对拟在中国开展跨境电子商务的海外商家有所助益。

I. 中国跨境电子商务的概况

常言道:“知己知彼,百战不殆”。想在中国顺利展开跨境电子商务,首先有必要先了解目前中国的跨境电子商务发展的近况。

随着互联网的普及,足不出户、方便快捷的网络购物逐渐成为主流的购物形式,日益受到中国消费者的青睐。近年来,智能手机的广泛应用更是让网络购物的发展势不可挡。据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第46次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年6月,中国网民规模为9.40亿人,网络购物用户规模达7.49亿人,占网民整体的79.7%;其中,手机网络购物用户为其主力军,规模达7.47亿人,占手机网民的80.1%。

自2013年起,中国连续7年稳居全球最大的网络零售市场。即使面临新冠肺炎疫情的严峻挑战,2020年上半年网上零售额依然高达51,501亿元,同比增长7.3%。2020年1月至5月,通过海关跨境电子商务管理平台零售进出口商品总额达717.3亿元,同比增长22.4%。

另据iiMedia Research (艾媒咨询)的数据显示,2015年到2019年,中国海淘用户规模持续增长,2019年海淘用户规模达到1.54亿人,同比增长率为52.5%。2020上半年中国通过海关跨境电商管理平台进出口增长26.2%,预计今年底中国跨境电商交易规模将达到10.3万亿元。

近年来,随着我国电子商务蓬勃发展和国内民众对于海外优质商品的需求的激增,各大电商平台都开启了跨境电商业务,如 “天猫国际”、“京东国际”、“考拉海购” 、“苏宁国际”等等。众多国外的知名品牌也看到了其中的无限商机,纷纷加速了入驻中国跨境电商平台的步伐。

据中国《电商报》报道,中国最大的跨境电商平台天猫国际的数据显示,今年的十一黄金周(10月1-7日)期间,天猫国际成交同比增长79%。传统热门出境游目的地的百货商店、免税店迎来线上业务激增。其中,日本最大的免税店LAOX海外旗舰店销售同比增长105%,香港莎莎海外旗舰店(sasa)同比增长141%,澳大利亚最大药房Chemist Warehouse海外旗舰店销售同比增长24%,日本国民品牌小林制药销售同比增长385%。截至目前,海外品牌入驻天猫国际的数量超过25,000个,覆盖了5,100多个产品类目,产品来自84个国家和地区。另据考拉海购的数据显示,疫情期间共有约1000家品牌入驻考拉海购,新商家数环比增长40%,包括日本近铁百货、西班牙连锁药妆店Farmacity等众多海外知名品牌。日本连锁药妆品牌松本清今年疫情期间入驻考拉海购,今年4月以来其销售额月均增长87%,日均购买人数提升88%。

从上述各项数据可以一目了然地看出,进入中国的跨境电子商务越来越受到海外商家的喜爱和追捧。当然,由于跨境电子商务的全球性、无界性、虚拟性等特点,也触发了诸如知识产权、海关、市场监管等多方面的不匹配或不适用的法律问题,其中,冲突尤为明显的就是商标权侵权保护方面。虽然,中国在立法层面,积极进行了相关规定,比如在2009年实施的《侵权责任法》上已经规定了关于网络服务提供者的义务和责任,在2019年1月1日新实施的《电子商务法》中,更是进一步涵盖了对电商知识产权保护的详细规定,比如第42条首次规定了商标权人侵权通知错误或恶意发出错误通知所需承担的民事赔偿责任。在一定程度上明确了商标侵权恶意投诉的非法性和法律后果,但仍无法完全抑制商标侵权恶意投诉行为的蔓延态势。因此,在目前的中国营商环境下做好自身商标权的保护,应对抢注人的恶意投诉,已经成为了海外权利人在中国正常开展经营活动的重要课题之一。

II.跨境电子商务中商标权风险实例解说

众所周知,商标权具有极强的地域性。随着跨越国境,将自己本来只在本国境内供应的商品或服务向他国推广和销售,就打破了原有地域界限,进入到他国商标法调整的范围。此时,如果想获得他国的商标权保护,一般都需要在他国申请注册相关商标。

但是,在跨境电子商务中,由于虚拟空间超越国界的限制,使得原来某一国的商标权的使用就相当于在全球范围内的商标使用。如果其他国家的商标权人依据其本国法律取得商标权后,将该商标也置于网络环境中使用,原来并无冲突的“和平”情况就被打破,出现商标权“跨境撞车”的现象。此时,未在他国注册对应商标权的海外商家,则随时面临侵犯他国的他人商标权的风险。

据我所了解,目前中国很多跨境电商平台为拓展海外业务,引进海外知名品牌,并不要求海外商家在入驻时提供在中国的商标注册证。比如天猫国际,会提示海外商家需自行了解相关商标在中国的注册情况,注重风险,但对于海外商家在平台开设的“品牌旗舰店”,只需提供其在本国的商标注册证即可进驻。因此,目前很多海外商家在入驻电商平台前并未对其在中国的商标注册予以足够重视。在实务中,尤其是在近两年来我所与阿里巴巴的知识产权生态合作项目中,发现了多家海外商家在入驻天猫国际后,被中国权利人投诉甚至诉讼的情况。导致其在中国的运营受限,并不得不付出较大的时间成本和金钱成本进行应对。下面,拟通过我所代理的两个实例,说明一下海外品牌方未能及时在中国获取商标权的风险以及应对的策略方法。

(一)西班牙化妆品品牌Sensilis被抢注案

2017年6月2日, 阿里巴巴旗下天猫Tmall Discovery联合西班牙知名品牌Isdin、Martiderm、Lacabine、Sensilis、Sesderma、Siguladerm六大品牌,建立了全球新品实验室西班牙站,共同研发针对中国女性肌肤特性的医美新品。2018年3月31日,六大品牌之一的“Sensilis”品牌所有人西班牙德法姆有限公司(以下称“德法姆公司”)正式入驻天猫国际,成为天猫国际的战略合作商家。

随着 “Sensilis”在中国进行了大量宣传和推广,中国消费者对于德法姆公司的商标“Sensilis”知晓程度日益增加,其产品销售额也持续增长。但由于德法姆公司未对其在中国注册的商标及时续展,该商标被他人抢注。2019年,抢注人突然开始在天猫平台上投诉德法姆公司的产品,要求其支付品牌授权费,否则就下架产品,让德法姆公司不胜其扰。德法姆公司的中国律师在了解到阿里巴巴平台知识产权-品牌障碍化解解决方案后,马上委托作为阿里巴巴生态合作伙伴之一的我所进行相关商标障碍化解的初步评估。我所通过和德法姆公司中国律师前期沟通以及初步检索,了解到以下事实:

(1)“Sensilis”作为西班牙药妆前三甲品牌,具有较高知名度。自本世纪初该品牌的化妆品就通过海淘及代购方式进入中国,受到中国消费者的喜爱和追捧。尤其是2017年开始其和天猫Tmall Discovery建立了全球新品实验室西班牙站后,被国内多家知名媒体广泛报道,知名度大幅提升。

(2)争议商标

的原注册人“珠海无龄时代生物科技有限公司”及受让人“宿迁市宏兴建设工程有限公司”除抢注争议商标外,还申请了

等多件与他人具有较强显著性的商标构成相同或近似的商标,且并无实际使用意图。

基于上述事实,我所向阿里巴巴出具了无效宣告评估报告,并将无效资料用于被投诉后的申诉举证。基于我所提供的无效宣告评估报告,以及德法姆公司积极采取无效宣告行动的事实,阿里巴巴启动了品牌障碍解决程序。

2019年3月,德法姆公司的中国律师通知我所,抢注人收到商标局转达的商标无效宣告材料后,提出了和解方案,双方最终达成了和解。据此,指示我所撤回该无效宣告申请,并对我所为本案的通力协助表达了感谢。2019年7月,该商标的转让注册顺利完成,至此“Sensilis”商标重归真正商标权人德法姆公司的怀抱,该抢注案件得以圆满解决。

(二)泰国最大通讯公司AIS公司AIS商标被抢注案

据泰国头条新闻报道,2019年世界移动通信品牌排行榜出炉,由泰国前总理他信・西那瓦于1986年4月创建的泰国AIS公司超越中国移动,跃居成为世界排名第一的最强通讯品牌。

在中国,AIS公司同样遭遇了商标被抢注的困境,其“AIS”商标被一家在香港登记的名为“泰国股份有限公司”的公司抢注,且该抢注人还在2019年4月基于该抢注的商标权

向阿里巴巴平台提起了投诉,导致AIS公司中国的代理商在平台上无法正常销售。而AIS公司准备入驻阿里巴巴旗下飞猪平台销售“AIS”手机卡的计划,也因此受阻。

我所在收到AIS公司的商标障碍化解委托后,通过和该公司的初步沟通和互联网初步调查,迅速对案情进行了分析,发现基于以下事实,对“泰国股份有限公司”注册的

商标(争议商标)提出无效宣告的成功率应该能在60%以上。

(1)

为AIS公司独创的商号商标。在争议商标申请日(2014年5月7日)之前,在“SIM卡”等商品以及“通讯服务;移动电话网络服务”等服务上在中国大陆在先使用并具有一定知名度。

(2)AIS公司对

作品享有著作权。该作品在争议商标申请日之前设计完成并公开发表。争议商标的图形部分与申请人在先著作权作品构成实质性近似。

(3) 抢注人除争议系争商标外,还同时抢注了多个泰国知名品牌,如“LOTUS SINCE 1980”,“LANNA'S”,“MISTINE”等,远超出其实际经营所需。抢注人具有在实际需求之外大量囤积商标,抢注他人知名商标的一贯恶意。

基于我所提供的评估报告,以及AIS公司递交无效宣告的事实,阿里巴巴经过评估后同样启动了品牌障碍解决程序。2020年6月,好消息传来,国家知识产权局就该案作出了《无效宣告裁定书》,宣告争议商标予以无效。至此,在品牌方、阿里平台、中国代理人的通力协作下,针对该抢注案件的法律行动取得了初步胜利。

III. 跨境电子商务中出现商标风险时的应对

(一)商标被抢注时的障碍化解

如前所述,进入中国市场较晚或知识产权布局较晚的国际品牌商家,会面临商标等知识产权被抢注的风险。目前,我所代理的案件中,不少国际知名商家在入驻一段时间或在知名度变高后遭遇了商标抢注人的投诉,并被提出了高额的转让费或许可费,或签订独家代理销售合同等不合理要求,严重影响了商家的正常经营。面对这种情况,海外商家已失先机,只能亡羊补牢,运用法律手段等积极应对。

据我所了解,目前,部分平台,比如阿里巴巴旗下平台试运行了商标障碍解决机制。如果涉及商标权冲突的,可以通过与平台合作的服务商,就涉案商标权是否可以无效,无效成功率进行评估。通过服务商评估商标情况后,如果无效成功率预计达到60%及以上,在商标申请无效期间可将无效材料用于被投诉后的申诉举证,阿里巴巴平台也将在商标申请无效期间做出相应的应对动作。因此,在收到不合理投诉时,海外权利人应积极寻求解决方案。比如积极与入驻平台沟通,询问该平台是否有商标障碍化解的特殊机制,如果有相关机制,则应在专业律师或代理人的指导下收集己方的知名度及对方的恶意抢注和恶意投诉的相关证据后,根据个案情况,依法采取异议、无效宣告、撤三、交涉等相应的法律对策,以进行障碍化解。

(二)商标确权后的监控及依法维权

随着网络购物迅猛发展,网络销售也逐渐成为知识产权侵权的“重灾区”。因此,即使提前在中国申请注册了商标的海外商家,也不能掉以轻心,在顺利获得商标确权后,随着自己的业务发展,也需积极进行监控和依法维权。因为一旦坐视不管假冒品泛滥的情况,自有的市场份额将会被大幅挤压,导致在中国的相应产品销售额与利润大幅下滑,还有可能因为假冒伪劣产品或模仿品的泛滥,导致消费者对自营商品的整体评价下降,造成公司的商誉受损。在网络快销时代,商标的监控及维权,尤其是在网上的监控和维权变得日趋重要。

目前,权利行使的方式包括第三方交易平台投诉、警告及交涉、行政查处、民事诉讼、刑事举报等等。其中,第三方交易平台投诉,作为线上解决机制,由于裁决周期短、维权成本低,目前被越来越多的商家广泛运用。在此,以电商知识产权保护平台为例,简单介绍一下维权常用的投诉流程:

一般而言,商标权人发现线上侵权商品后,多通过阿里巴巴、京东等相关电商的自有知识产权保护平台进行投诉。虽然每个保护平台在处理流程上略有不同,但都大同小异。一般的平台的基本投诉流程,如下所述:

简单来说,就是权利人需要先在对应保护平台上注册账号,并按照平台要求上传身份证明材料(如果委托代理人进行投诉,还需提供知识产权所有人签发的授权委托书),以及相关知识产权权利证明材料(比如商标权、专利权的有效权利证书、著作权登记证书)等资料。等平台认证通过后,就可以通过该账户发起投诉。投诉时,在选择己方权利后,提供投诉的商品链接(只可对商品投诉(可多链接同时投诉),但不能对店铺投诉),阐明投诉理由并提供相关证据。平台经过审核后,如判断投诉成立,则会移除侵权链接并通知对方。若被投诉方提出申诉,则申诉内容会转送给投诉人。如果投诉人做出不予认可的反通知,则由平台将再次进行审查,得出商品链接是否应被移除的新结论。实务中,从发起投诉到链接删除,初步审核的处理周期一般约为5-10个工作日,整个流程大约耗时一个月左右。

当然,由于目前各平台担当知识产权侵权判断的人员的专业能力尚有欠缺,尤其是对于侵权判断较为复杂的专利侵权案件或者标识并非相同的商标侵权案件,线上投诉效果往往不够理想。对此,权利人还应积极考虑通过行政查处、诉讼等途径进行维权。

Ⅳ、给跨境电商的几点建议

如前所述,随着经济全球化的趋势和电商迅速发展所提供的便利性,大量海外知名品牌及中小品牌通过电商广泛进入中国市场,但因不同国家的商标体系的差异等产生商标权冲突的问题也越来越多。因此,基于对商标权的保护,给希望进入中国市场的海外跨境电商,提出以下几点建议:

1. 为避免被抢注风险,在中国安全运营,提前确定需要注册的商标及需要布局的申请范围(商品/服务类别)。如果拟申请商标为英文或假名商标,为迅速让汉字王国的中国消费者熟悉和记忆该商标,应尽早选定好对应的中文商标名。

2. 确定好申请的商标及范围(类别)后,应及早在中国进行商标风险排查,确定是否有注册和使用的风险。一旦发现有相同或近似的障碍商标存在,则应根据其障碍是被抢注还是偶然一致等不同情况,具体进行个案分析,并根据分析结论,选择是采取异议、无效、撤三等相应法律措施,还是交涉等法外沟通,谋求障碍化解。如果化解难度较大,耗时耗力,还可以同步考虑先启用备选商标等候补方案。

3. 如果经过排查,没有发现商标的注册和使用风险,则应及早在中国申请注册该商标。由于目前中国的商标从递交申请到顺利确权,一般需要8-10个月左右的时间,因此,最好在策划进入中国市场的一年前就开始着手在中国的商标注册申请工作。

4. 如前所述,确权只是商标权保护的第一步。正式确权后,在自己安心使用的同时,还应对特定主体和特定领域,积极通过定期监控等方法,进行线上电商平台跟踪。此时,打击抄袭模仿的假冒品的线上维权,将成为保证中国市场的正常运营的重中之重。

5. 最后,建议海外权利人,在一定范围内扩大商标的保护范围、防止出现权利漏洞,积极做好商标布局。比如,在实务中,我们发现很多电商经营者虽然积极注册了商品商标,但却忽略了防御性地注册相关服务商标,这给了抢注者可乘之机。有些跨境电商,其主要商号商标同时也会作为该店铺名称使用,即以“XXX旗舰店”等形式作为经营者名称出现在平台网店的网页中。但一旦他人在第35类抢注了“XXX”,则可以以侵权为由,要求“XXX旗舰店”的“XXX”必须更名,而如果抢注人以“XXX”为其店铺名称开设网店,也会造成消费者误以为该“XXX”命名的网店与“XXX”品牌的真正权利人具有关联,进而产生混淆或误认。因此,从防御性角度,建议跨境电商可以考虑在第35类也布局自己的商号商标。另外,还可以考虑随着自己商品的整体包装设计进行全方位的知识产权布局,比如从产品外包装上挖掘商标要素,包括中文名、外文名、图形、数字、企业简称及别称、包装装潢、特有的商品名称、特有的型号名称等等。

Ⅴ.结语

随着电子商务、海淘产业的不断发展,越来越多的国外优质商品通过电商渠道走向中国消费者,中国有句古话云“兵马未动,粮草先行”。套用在越境商务中而言,就是“市场未动,商标先行”。因此,建议各位准备进入中国市场的商家,在进入中国市场之前,提前在中国做好商标检索和申请,并随着自身的业务增长,随时调整商标的布局,做好监视和维权工作,此时,方才有可能在竞争激烈的中国跨境电子商务平台上稳占一席之地。

参考文献:

1. 参见:中国互联网信息中心发布的《第46次中国互联网发展状况统计报告》,2020.9

2. 参见:艾媒咨询《2020上半年中国跨境电商行业趋势研究报告》,刊载于艾媒网,2020.08.27

3.云合:《10月1-7日天猫国际成交同比增长79%》,刊载于《电商报》,2020.10.9

4. 云合:《松本清入住考拉海购 销售额月均增长87%》,刊载于《电商报》,2020.9.27

5. 曾梦倩、杨敏、万善德:《跨境电商语境下商标侵权恶意投诉规制对策建议》 刊载于《中华商标杂志》,2020.9.22

6. 李莉、李华明:《我国跨境电子商务中知识产权风险与应对》,广东农工商职业技术学院,2017.11

7. 吕奋超、苏墨祥:《跨境电商环境下涉外商标权侵权的法律适用研究》,华侨大学,2019.5

8. 参见:日本贸易振兴机构北京事务所知识产权部出版的《中国EC平台及SNS知识产权侵权问题对应手册》(日文),2019.1

(本文版权归林达刘事务所所有,欢迎转载,转载请注明出处。)

本文来自微信公众号“林达刘知识产权”(ID:LindaLiu-Partners),作者:肖晖,36氪经授权发布。

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